« Le droit de marque n’est pas éternel. Même si la marque peut être indéfiniment renouvelée, la marque peut quand même être annulée. La longévité d’une marque n’est pas nécessairement garantie. De nombreuses marques sont déchues au fil du temps, souvent par inaction ou négligence.

Bien que l’enregistrement d’une marque soit un processus complexe, qui nécessite la mise en place d’une réelle stratégie d’action, il ne constitue pas la fin du processus. La vie de votre marque ne fait, en réalité, que commencer. Il est important de souligner que l’enregistrement n’est valable que pour une durée déterminée.

En France, la marque est protégée pour 10 ans à compter de la date de dépôt sous réserve de l’enregistrement. C’est également le cas pour les marques internationales enregistrées dans le cadre du protocole de Madrid, bien que des différences résident en fonction de la date de dépôt. Certains offices prennent pour point de départ la date de la demande de marque alors que d’autres partent de la date de l’enregistrement.

Que vous disposiez d’un très large portefeuille de marque ou relativement restreint, il est primordial de disposer d’un conseil spécialisé en marque afin d’éviter la perte accidentelle des droits. Une bonne tenue des registres ainsi que le respect des délais permettront de garantir que vos marques ne soient jamais déchues.

Une marque peut donc être protégée de très nombreuses années, tant qu’elle continue de remplir la fonction qui lui est définie par le Code de la propriété intellectuelle, Autrement dit, tant qu’elle permet de distinguer des produits ou services précis. C’est la raison pour laquelle certaines marques continuent à être utilisées plusieurs décennies après leur enregistrement.

Cependant, cette protection ne peut s’inscrire dans la durée que si elle est régulièrement renouvelée. Autrement, les droits s’éteignent parce que le propriétaire de la marque n’a pas respecté le processus de renouvellement ou du fait d’un oubli de s’acquitter de la taxe de renouvellement. Avec un portefeuille de plusieurs marques et les délais s’étalant sur de longues périodes, les erreurs et oublis sont fréquents.

Toutefois, il ne s’agit pas seulement de renouveler mais également d’exploiter la marque au risque de faire l’objet d’une déchéance. Selon la législation, une marque devient potentiellement vulnérable si elle n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant 5 ans pour les produits et services qu’elles désignent. Les marques sont alors susceptibles de faire l’objet d’une action en déchéance pour défaut d’usage si elles ont été enregistrées il y a 5 ans.

Une telle action en déchéance de marque peut conduire à une perte totale de protection si celle-ci n’a pas été sérieusement exploitée en lien avec les produits et/ou services qu’elle désigne sur le territoire au sein duquel elle est enregistrée. Cette action est désormais facilitée du fait de l’entrée en vigueur de la loi PACTE.

Ainsi, l’action en déchéance de marque pour défaut d’usage peut être présentée à titre principal auprès de l’INPI (Institut National de la Propriété Intellectuelle). Par le passé, il convenait d’engager une procédure judiciaire. L’action en déchéance peut encore être présentée auprès des tribunaux compétents (Tribunal de Grande Instance) à titre reconventionnel dans une action judiciaire.

La possibilité d’agir en annulation d’une marque directement devant l’INPI constitue une nouveauté simplifiant la procédure. C’est aussi un risque puisque l’annulation pour défaut d’usage de la marque est facilitée, l’importance de prouver l’exploitation est encore plus grande aujourd’hui.

En outre, un usage sérieux de vos marques est également essentiel pour garantir les chances de succès d’une opposition ou d’une action en contrefaçon.

En effet, tout déposant de marque dont la demande d’enregistrement fait l’objet d’une opposition peut exiger de l’opposant des preuves d’usage de sa marque antérieure.

Il est donc primordial de s’assurer que l’exploitation des marques est suffisante pour surmonter une éventuelle action en déchéance ou une demande de preuves d’usage dans le cadre d’une procédure d’opposition ou d’une action judiciaire.

L’appréciation de l’usage sérieux diffère selon les offices des marques, selon les tribunaux ainsi qu’en fonction des domaines d’activité.

Du fait de la simplification de la procédure, il est vraiment nécessaire de collecter des preuves permettant d’attester de l’exploitation de ces marques. 

En cas d’absence d’exploitation de l’une ou des marque(s), nous vous proposons d’étudier la stratégie à adopter pour sécuriser vos droits dans les pays concernés. »

Nathalie DREYFUS  
DREYFUS & ASSOCIES 
Conseils en Propriété Industrielle